Kamis, 19 Mei 2005, Pengadilan Niaga Jakarta yang diketuai Edy Cahyono mengabulkan permohonan pembatalan Merek Enerjos milik PT. Sayap Mas Utama, yang dimohonkan oleh pemilik Merek Extra Joss, PT. Bintang Toedjoe. Sebagaimana diberitakan, PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan terhadap PT. Sayap Mas Utama yang memiliki Merek Enerjos. PT. Bintang Toedjoe menuding pihak PT. Sayap Mas Utama mendompleng ketenaran Merek Extra Joss yang terdaftar sebagai Merek Terkenal pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (H.K.I.) Depkum HAM. Menurut PT. Bintang Toedjoe, ada kesan di masyarakat bahwa minuman kesehatan Enerjos adalah varian dari Extra Joss. Persepsi inilah yang dinilai telah merugikan pihak PT. Bintang Toedjoe. Akhirnya, PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahkan sebenarnya sebelum pengajuan gugatan pun, pihak PT. Bintang Toedjoe pernah mengajukan oposisi terhadap Merek Enerjos, yaitu ketika masih berada dalam proses pendaftaran di Dirjen H.K.I. Namun ketika itu, Dirjen H.K.I. menolak dan tetap meloloskan Merek Enerjos.
Pihak PT. Sayap Mas Utama selaku tergugat tidak tinggal diam. Perusahaan ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan hasilnya, oleh MA, PT. Sayap Mas Utama dinyatakan berhak menggunakan nama pemegang Sertifikat Merek Enerjos, dan bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,-. Lantaran putusan MA yang dianggap kontroversial inilah maka PT. Bintang Toedjoe mengancam memindahkan pabriknya ke luar negeri. PT. Bintang Toedjoe menganggap pemerintah mengabaikan perlindungan hukum terhadap produk andalannya, Extra Joss. Bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe tengah mengkaji kemungkinan merelokasi pabriknya yang kini berlokasi di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta, ke Filipina atau Vietnam.
Terhadap putusan MA, pihak PT. Bintang Toedjoe sebagai produsen Extra Joss telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memenangkan PT. Sayap Mas Utama sebagai produsen Enerjos. Kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe, Justisiari Perdana Kusumah dari Soemadipradja & Taher di Jakarta, mengatakan bahwa pengajuan PK dilakukan, karena telah ditemukannya bukti baru (novum) yakni adanya biaya promosi yang dilakukan PT. Bintang Toedjoe sejak tahun 1997—2000. Selain itu, kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe mengatakan bahwa Majelis Hakim Agung MA telah melakukan kesalahan pada tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni terjadinya kesalahan yang dilakukan majelis hakim di tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni mengenai penilaian tentang Merek Terkenal (well known marks).
Pada titik ini dapat dikatakan bahwa pokok sengketa antara kedua perusahaan tersebut dalam kaitan dengan Merek Extra Joss dan Enerjos ialah sebagai berikut. Pertama, adanya kemiripan nama dari kedua Merek tersebut, terutama dalam hal pengucapan (dengan tekanan pada kata “jos”), padahal kedua jenis barang tersebut berada dalam kelas barang yang sama. Kedua, adanya tudingan bahwa PT. Sayap Mas Utama mendompleng ketenaran Merek Extra Joss yang terdaftar sebagai Merek Terkenal pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (H.K.I.) Depkum HAM oleh pihak PT. Bintang Toedjoe. Ketiga, munculnya Merek Enerjos telah menimbulkan kesan di masyarakat bahwa minuman kesehatan Enerjos adalah varian dari Extra Joss; dan persepsi ini dinilai telah merugikan pihak PT. Bintang Toedjoe.
Tanggapan
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pokok sengketa pertama antara PT. Bintang Toedjoe dan PT. Sayap Mas Utama berhubungan dengan Merek Extra Joss dan Enerjos ialah adanya kemiripan nama dari kedua Merek tersebut, terutama dalam hal pengucapan dengan tekanan pada kata “jos”. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan (pendaftaran Merek) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Maka dapat dikatakan bahwa Merek Extra Joss dan Enerjos memiliki persamaan bunyi ucapan (kata ”jos”). Padahal, secara konstitutif, pihak PT. Bintang Toedjoe-lah yang lebih dahulu mendaftarkan nama Extra Joss sebagai Merek Dagang-nya. Itu berarti, pendaftaran Merek Enerjos harus ditolak.
Berdasarkan kasus diatas, PT. Sayap Mas Utama menggunakan merek “Enerjos” yang hampir menyerupai merek terkenal “Extra Joss”, pelanggaran merek ini terjadi karena produsen ingin memperoleh keuntungan tetapi cara yang dilakukan adalah merugikan pihak lain. Menurut saya, hal ini seharusnya tidak terjadi, karena merek mempunyai arti penting dalam suksesnya pemasaran. Suksesnya pemasaran akan mempengaruhi kemajuan perusahaan dan dengan merek yang terkenal maka akan terjamin kesuksesannya.
Hak atas merek adalah Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi, dengan adanya perlindungan maka kepentingan pemegang hak merek juga dilindungi. Namun, dalam kenyataannya perlindungan terhadap Hak Atas Merek belum baik terbukti masih terdapat pelanggaran merek, karena dalam undang-undang tersebut masih banyak celah yang dapat mempengaruhi timbulnya pelanggaran merek. Seharusnya, Undang-Undang perlu diregulasi, dengan regulasi diharapkan Hak Atas Merek terdaftar terlindungi dengan baik. Regulasinya adalah terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan Hak Atas Merek.
